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美国商标异议制度介绍

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 一、美国商标异议概况:

美国商标异议既可以针对商标申请中的部分商品/服务,也可以针对全部商品/服务。即使异议不成立或者撤销异议了,也会延迟申请商标的获得注册时间。也可对集体商标、证明商标提出异议。异议人对异议理由负举证责任。由于美国采用“使用在先”原则,因此对商标权利发生冲突时,使用在先的商标优先获得商标权。对于马德里国际注册指定美国的商标,也可以提出异议;实质性审查在异议之前,被异议后不能再进行实质性审查。

  二、美国商标异议理由:

1、相对理由:在先权利,在先申请/注册商标或在先使用但未注册商标;

2、绝对理由:不正当注册、描述性商标或带有欺骗性;

3、依据巴黎公约,对驰名商标的保护条款;

4、代理人/代表人抢注;

5、已注册的企业名称;

6、国家名称、非政府间组织徽章、官方标记;

7、违反国家政策或道德原则;

8、其他理由:商标淡化,侵犯他人姓名权、肖像权、版权等其它权利的。

  三、美国商标异议期限:

异议应在公告之日起30日内提出;经异议人申请,可以延长异议期限,申请延期不需要征得被异议人的同意。在没有经过商标申请人同意的前提下,异议期限可以延长90天(可以分两次申请:先延长30天,再延长60天;也可以一次性申请延长90天);此外,若获得商标申请人的同意,异议期限还可以再延长60天。因此,加上原本的异议期,提交异议申请的最长期限为180天。

  四、美国商标异议的资格:

任何认为其权利将受到损害的自然人/法人,其中包括:

在先权利人;

未经转让备案的在先权利的受让人;

未经许可备案的在先权利的被许可人;

在先权利是指:美国注册商标、美国申请中的商标、马德里指定美国商标、美国使用但未注册的商标。

  五、异议申请需要的材料:

被异议商标的情况以及异议理由书

六、异议所需时间:

美国商标异议制度较为复杂,整个异议程序大约需要2-5年时间。

  七、异议审理机构:

美国的异议审理由美国专利商标局商标审判与上诉委员会负责。

  八、异议具体程序:

1、异议申请阶段:

异议人在公告期30天内向美国专利商标局商标审判与上诉委员会提出异议申请并提交异议理由,异议时间可延期两次(详见第三条:异议期限);

2、官方受理阶段:

若异议申请符合形式要求,官方将异议通知书下发给被异议人;

3、异议通知阶段:

被异议人接到异议通知后有如下两种选择:

1)、不予答辩。后果:官方将视被异议商标申请人自动放弃商标权,被异议商标申请将被裁定无效。

2)、予以答辩。在接到答辩通知40天内对该异议进行答辩,答辩允许延期两次,第一次请求延期不需要缴纳官费,若第二次请求延期就需说明理由并缴纳延期费用。

4、证据开示阶段(Discovery)

异议答辩完成后30天内会召开证据开示会议,讨论和解可能。证据开示会议结束后,正式进入证据开示期,整个时间期一般为180天,还可申请延期。

首先,双方于证据开示期开始后30天内进行初步披露,之后还可以进行专家披露。

其次,双方开始书面质询。任何一方在收到对方的质询后,需在30天内进行答复,经过对方同意可申请延期,每方的质询问题一般情况下不得超过75个。

5、审讯阶段(Trial)

首先,异议人进行审前证据披露,包括证人姓名、电话、地址等信息,并在30天内提交书面证词并附相关证据以证明证词的真实性。

其次,被异议人进行审前证据披露,并在30天内提交书面证词并附相关证据以证明证词的真实性。

最后,异议人还有15天时间对被异议人的证词进行反驳。

6、概要陈述阶段(Briefs)

在反驳证词期限结束后60天内,异议人进行简要陈述(一般不超过55页)。然后,被异议人在30天内进行简要陈述(一般不超过55页)。最后,异议人在15天内有最后一次陈述的权利(一般不超过25页)。

7、口头辩论阶段(Oral argument)

若任何一方希望进行口头辩论的,应在的概要陈述期限结束后10天内向官方提出申请。口头辩论时,将有至少3名商标审判和上诉委员会的商标行政法官出席。除非经过允许,每方辩论的时间限制为30分钟。

8、异议裁定:

商标审判和上诉委员会根据前述各阶段对案情的掌握,根据双方提交的理由及证据材料,做出裁定:异议成立/不成立。

综上,美国异议程序遵循联邦民事诉讼规则,类似于法院程序,不仅复杂,而且一旦程序开始,任何一方未经对方同意不得单方退出程序,否则官方会直接裁定退出一方败诉,并保留案件记录。

同时,在整个过程中,官方审查员如有任何疑问或要求,异议双方必须在指定时间内进行答复并补充证据,并且双方必须严格按照审查员给出的时间安排进行答复。期间,若被异议人要求撤销异议人的注册商标,美国专利商标局可能会要求异议人提供在先注册商标在所有商品/服务上使用该商标的证据材料;如异议人不能提供使用证据,则异议可能失败,但其在先注册商标不会因此被撤销,除非被异议人单独提交了不使用撤销申请。

  九、美国商标异议费用:

美国商标异议程序复杂、时间长,各个阶段加起来将会产生大量的律师费,故一旦遇到商标被异议,权利人要视自身实力和实际需要来决定是否需要启动相关程序。建议国内企业从如下因素考虑是否提交异议申请/异议答辩:

1)该商标的价值;

2)商业价值,例如市场销售范围、市场上的投放水平;

3)对消费者是否会混淆进行量化、评估;

4)被异议人存在时间/申请商标使用时间的长短;

5)商标淡化;

6)申请人的诉讼历史;

7)先前的法律影响。

 十、异议结果救济:

异议胜诉方无权要求败诉方承担其在该案件中花费的官费和律师费。对异议判决不满意的一方可在异议裁定发出之日起2个月内向美国联邦巡回上诉法院或美国州地方法院提出上诉。依据美国法律,美国州地方法院有权撤销商标注册。

如对美国联邦巡回上诉法院判决不服,可再向美国最高法庭提起诉讼;若对美国州地方法院判决不服,可以向州巡回上诉法院提起诉讼。

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